​陈琪霖 杨帆 | 商业秘密合理许可使用费适用的探讨

目次

    

一、商业秘密许可使用费的法律依据及实践难点

二、商业秘密许可使用费认定条件与适用的考量因素

（一）目前我国民事审判中合理许可使用费的认定

（二）目前我国刑事审判中合理许可使用费的认定

三、商业秘密合理许可使用费的司法实践

（一）侵犯商业秘密刑事案件合理许可使用费的适用情形

（二）侵犯商业秘密民事案件合理许可使用费适用的现状

一、商业秘密许可使用费的法律依据及实践难点

商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采用保密措施的技术信息和经营信息，其知识产权客体属性已为社会所共识。商业秘密许可使用作为商业秘密权利人的一项重要权益，体现了商业秘密作为知识产权属性和自身的价值性。

不同于商标、专利等领域许可使用费的广泛应用，在商业秘密民事案件损害赔偿评估和刑事案件入罪数额计算中，许可使用费的适用仍较为局限。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（以下简称《解释（三）》）第五条第一、二款将刑事案件中以合理许可使用费作为认定损失的标准限于行为人以不正当手段获取商业秘密的两种情形：

（1）以不正当手段获取商业秘密，但未对外披露、使用或允许他人使用的，可以直接适用合理许可使用费；

（2）以不正当手段获取商业秘密并对外披露、使用或允许他人使用的，对于未获益的，无法计算权利人销售利润的损失，适用合理许可使用费。对于获益的，则按照合理许可使用费和权利人销售利润损失的较高者认定损失数额。

此外，依据《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）的理解与适用》，“将涉案商业秘密许可使用费的鉴定评估意见作为认定证据时，应当根据刑事诉讼法的有关规定对鉴定评估意见进行认真审查”，“合理许可使用费应当综合考虑涉案商业秘密权利人或者其他商业秘密权利人许可使用相同或者类似商业秘密收取的费用、不正当手段获取商业秘密后持有的时间等因素认定”。

由此可见，商业秘密许可使用费并未被限定为实际发生的费用，也包含着鉴定评估机构按市场合理的评估规则虚拟评估的许可使用费。

与此同时，《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第二十条第一款规定，权利人请求参照商业秘密许可使用费确定因被侵权所受到的实际损失的，人民法院可以根据许可的性质、内容、实际履行情况以及侵权行为的性质、情节、后果等因素确定。

上述司法解释的出台回应了实践中商业秘密许可使用费适用难的现实问题，但《解释（三）》对许可使用费以“合理”二字加以限定，实质上也反映出“两高”对于许可使用费计算复杂性的顾忌。而“合理”是一个典型的不确定法律概念。在实务领域商业秘密许可使用费的应用仍面临诸多困难及缺乏统一计算标准：

商业秘密刑事案件许可使用费适用的几大难题^[1]：

首先，商业秘密具有“一旦公开，彻底失权”的特性，权利人通常不会许可他人获悉或使用自己所拥有的商业秘密，实践中许可使用的情况并不多见。

其次，许可使用更多发生在具有特定利益关系的市场主体之间，如母子公司、合作紧密的商业伙伴，这种特殊关系给司法机关审查许可合同真实性带来极大的挑战。

再次，单纯以不正当手段“获取型”侵犯商业秘密的行为需要经专门机构评估虚拟许可使用费，但许可使用费的计算受到交易关系、许可方式、使用期限等多种因素影响，鉴定评估机构又依据什么样的市场标准来测算商业秘密的价值及其许可使用费值得深究。

最后，在许可使用费的确定与犯罪嫌疑人是否入罪及罪行轻重息息相关，如何将许可使用费认定与犯罪嫌疑人行为的社会危害性程度相匹配也是实践中面临的难题。

除此之外，商业秘密民事案件的实践中也存在着许可使用费适用的个性问题^[2]，具体而言：

首先，实践中过度强调实际发生的商业秘密许可使用费，增加了权利人的举证难度和许可使用费数额认定的难度。

其次，商业秘密许可使用费的举证、认定过程复杂，权利人除需证明商业秘密许可使用费的真实性、合理性，还需要论证其与被诉侵权行为的可比性，以及对如何基于可比协议确定许可使用费等问题进行论证。

再次，民事审判中忽视了虚拟许可使用费的应用，间接地提高了民事证据的认定标准，给权利人依法获得相应损害赔偿带来困难。

二、商业秘密许可使用费认定条件与适用的考量因素

民事侵权案件以损失填平为原则，并可引入惩罚性赔偿等机制作为补充，目前我国民事审判的合理许可使用费的适用更多是指已经实际发生的许可使用费或存在可供参照的许可协议的情形。

而商业秘密犯罪作为数额犯，损失认定直接关乎罪与非罪、罪轻罪重，形式证据审查标准更高更严，刑事审判已有案例适用虚拟许可使用费评估的方式确定商业秘密犯罪损失额，笔者将从民刑案件中合理许可使用费的司法实践探讨其认定的条件及适用的考量因素。

（一）目前我国民事审判中合理许可使用费的认定

当前在民事审判的司法实践中，对合理许可费是否包含经评估和认定的虚拟许可使用费尚无统一观点。

有观点认为：虽然此处的许可使用费并非必须是原告在诉讼前就涉案技术与他人达成的许可使用费，但当事人至少应该提交相同行业或技术领域中同类相关技术已经实际发生的许可使用费证据^[3]。

而另一种观点认为，法律并未将许可使用费限定于已实际发生的许可费，经合理资产评估认定方法确定的许可使用费同样可以作为确定赔偿数额的依据^[4]。

笔者同意后一种观点，但在我国知识产权民事审判中合理许可使用费的适用更多是指权利人就涉案技术已实际发生的许可使用费，或参照同类技术的许可协议确定的许可使用费。各级法院出台的指导意见或审判指南也能窥见法院对于经评估认定的许可费持有的谨慎态度，笔者将从实务层面对许可使用费认定的考量因素进行些许总结归纳。

《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》以及《深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见(试行)》均明确在认定参照许可使用费确定赔偿数额的及认定合理许可使用费时可以综合考虑以下因素：

（1）有无许可合同，许可使用合同是否备案；

（2）许可使用合同是否实际履行，有无发票、支付凭证等相应证据；

（3）许可使用的对象、方式、范围、期限等因素与被诉行为之间有无关联性、可比性；

（4）许可使用费是否为正常的商业许可费用而未受到诉讼、并购、破产、清算等外在因素的影响；

（5）许可人与被许可人之间是否存在亲属关系、关联关系等利害关系或交叉许可等特殊商业关系。

一般而言，存在可供参照的对比协议时法院会审慎核查相关许可合同的真实性及实际履行情况。通常情况下，法院不会仅以许可合同签订双方对许可合同无争议为由就认定许可使用费，存在可供参照的许可合同时法院还会考量合同的签署是否基于正常的市场交易目的、合同签订时权利人与被许可人之间是否具有利害关系、合同是否已经实际支付并缴纳相应税款等因素。法院在确认相关许可合同真实性与许可使用费可比性的基础上，才会充分考虑正常许可与侵权实施在实施方式、时间和规模等方面的区别，从而对合理许可使用费作出认定。

（二）目前我国刑事审判中合理许可使用费的认定

在当前刑事审判的司法实践中，依据《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）的理解与适用》及浙江省《关于知识产权刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》第十二条：“在非法获取商业秘密自行进行生产、销售情形下，也可以采取评估的或实际发生的许可使用费认定权利人的损失。”

笔者认为，刑事审判中合理许可费不仅包括已实际发生的许可费、依据可供参照的许可协议确定的许可费，还包括经合理资产评估认定方法确定的虚拟许可费。但对于许可使用费的评估如何参考未来可期收益、当前利润、生产规模、研发成本、商业秘密存续时间等因素，都会影响评估结果，并影响最终的定罪，因此应当合理界定虚拟许可费评估的考量因素及市场公允的价值。

我国法律对虚拟许可使用费的适用缺乏明确规定。

在《解释（三）》颁布前，涉及技术秘密的刑事案件中曾出现过适用虚拟许可的案例。在绍兴市中级人民法院审理的（2015）浙绍刑终字第874、875号案^[5]中，法院采用了虚拟许可的方式确定了犯罪嫌疑人实施侵害商业秘密犯罪行为所造成的损害。

法院认为，“上诉单位及各上诉人实施犯罪行为所造成的损失客观存在，且损失数额远不止法定赔偿数额，而本案中商业秘密并无类似的许可费参照，也无法再还原犯罪行为实施之前的状态计算实际损失，因此根据研发成本及该商业秘密每年可能产生的利润计算新和成公司如果许可该技术可能带来收益更符合本案的客观实际。尽管评估得出许可使用费损失价值是一种假设，但该假设由原始凭证以及相关财务资料为依据，且刑事案件中对无法还原的财物评估价值在刑事司法实践普遍采用。被告单位及被告人等虽然对该评估方法提出异议，但也无法提供更为合理的评估方法，故该评估方法得出的评估结论应当作为本案证据予以采信。”

需要格外强调的是，理论上只有商业秘密权利人实施许可的收益远大于研发成本时，权利人才会积极向他人许可使用商业秘密。因此在评估商业秘密虚拟许可使用费时不宜简单照搬权利人的研发成本，虚拟许可使用费用的认定应综合考虑各项因素。

三、商业秘密合理许可使用费的司法实践

（一）侵犯商业秘密刑事案件合理许可使用费的适用情形

合理许可使用费是侵犯商业秘密罪入罪数额计算的重要依据。一般而言，依据犯罪嫌疑人获取商业秘密的方式及犯罪行为判断如何适用合理许可使用费作为入罪数额的计算标准。笔者总结适用合理许可费的三种情形：

（1）通过不正当手段获取商业秘密但尚未披露、使用或者允许他人使用的情形，按照该项商业秘密的合理许可使用费确定损失

在宁波博威商业秘密案中，被告人非法获取权利人商业秘密后，仅将技术信息使用于前期的研发与可行性论证，产品并未上市销售，在此情形下，侵权行为造成的权利人损失和行为人收益均难以计算，法院基于商业秘密的虚拟许可价值认定权利人损失。

在（2021）浙02刑初35号^[6]中，被告人非法获取权利人商业秘密后，尚未使用涉案商业秘密制造相关调音台产品，商业秘密尚未披露、允许他人使用。同时，该商业秘密仅由权利人和关联公司免费使用，并未对外许可使用，无实际发生的许可使用费。法院采纳鉴定报告意见通过收益法评估的虚拟许可价值182万元作为商业秘密损失的计算依据。

（2）通过不正当手段获取商业秘密后向他人披露、使用或允许他人使用，但未获益或造成权利人销售利润损失无法估计的情形，按照该项商业秘密的合理许可使用费确定损失

在（2013）深福法知刑初字第20号^[7]中，被告人将非法获取的IPHOHE图纸向他人出售，在交易过程中被警方抓获，侵权行为尚未产生收益，也无法计算权利人因此受到的损失。评估机构综合开发成本和开发利润认定该商业秘密合理许可使用费为240万元，该评估意见法院予以采信。

在（2013）深中法知刑终字第44号^[8]中，被告人非法获取权利人机械设计图纸生产产品，案发时相关产品尚未销售，且技术秘密未对外披露。本案中，侵权行为造成的权利人损失难以通过销售利润等进行评估。侦查机关委托鉴定机构对涉案商业秘密进行评估，鉴定该商业秘密许可使用费为218万元，两审法院予以采信该鉴定意见。

（3）通过不正当手段获取商业秘密后向他人披露、使用或允许他人使用的，对于获益的情形，按照合理许可使用费和权利人销售利润损失数额较高者确定损失

在（2015）浙绍刑终字第874、875号案^[9]中，被告人非法获取权利人生产技术资料，并将其对外披露，相关公司据此生产产品，但尚未大规模销售。本案中，侵权产品尚未大规模销售，不宜以权利人销售利润作为认定损失依据。权利人委托评估机构计算商业秘密许可使用费，并对泄密技术的价值损失进行评估，且综合考量了产品研发成本、销售利润、剩余使用年限等因素。该评估报告作为定案依据得到法院支持，更是对虚拟合理许可使用费适用的有益探索。

（二）侵犯商业秘密民事案件合理许可使用费适用的现状

目前侵犯商业秘密民事审判实践中强调相同或同类许可使用费作为损害赔偿依据，在无合理可供参照适用的许可费前提下，法院更多适用法定赔偿或酌定赔偿，且虚拟许可使用费因民事补偿为主的裁判规则难被采纳。

（1）侵犯商业秘密民事案件中，法院在无合理（相同或同类）许可使用费可供参照适用的前提下，往往直接适用法定赔偿或酌定赔偿

在（2012）沪高民三（知）终字第62号案^[10]中，法院认为鑫富公司损失数额不能通过研发投入数额评估，新发公司因整体利润来源因素复杂其侵权所获利润亦难以准确计算。在无其他合理许可使用费可供参照适用的情形下，法院酌情确定赔偿数额。

在（2020）最高法知民终1101号案^[11]中，大成公司侵权产品实际销售价款经计算为184万元，但法院认为软件开发成本、利润在市场上具有较大的差异性，无法以此认定侵权获利。因此，在相关证据无法确定地得出理正公司的实际损失和涉案商业秘密的相同或同类许可使用费以供参考的情形下，法院酌情确认的赔偿数额为25万元。

（2）侵犯商业秘密民事案件中权利人以刑事案件中认定的虚拟许可费损失作为其在民事案件中主张损失的依据，法院一般不予支持

在（2021）浙02民初1093号案^[12]中，关联刑事案件丘某某、郑某某侵犯商业秘密罪已依照评估机构鉴定报告确认案涉商业秘密虚拟许可价值为182万元。民事审判中法院认为民事损害赔偿适用“补偿为主、惩罚为辅”的裁判规则，因此法院未支持音王公司依据该虚拟许可价值主张的实际损失。

结 语

商业秘密合理许可使用费是确定权利人损害赔偿金额及犯罪嫌疑人入罪数额的重要依据，但因我国立法层面尚未对商业秘密合理许可使用费的适用及认定标准作出明确规定，司法实践中亦存在不同认知。

笔者呼吁，无论在刑事还是民事审判实践中，均需对商业秘密合理许可使用费（包括虚拟许可使用费）的适用及认定标准作出明确，以便更好统一适用，更好地保障商业秘密权利人合法权益。

注释（上下滑动阅览）

【1】唐震：《侵犯商业秘密罪中合理许可使用费确定的难点简析》，载人民法院报2020年11月26日，第6版。【2】马一德，汪婷：《商业秘密许可费赔偿规则研究》，载《竞争政策研究》，2022年第2期，第13-22页。【3】孔祥俊主编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第37页。【4】何琼：《商业秘密侵权损害赔偿数额的认定》，载“知产力”公众号2019年07月19日。【5】（2015）浙绍刑终字第874、875号俞科犯侵犯商业秘密罪案【6】（2021）浙02刑初35号邱某某、郑某某侵犯商业秘密案【7】（2013）深福法知刑初字第20号张某某侵犯商业秘密案
【8】（2013）深中法知刑终字第44号叶某某侵犯商业秘密案【9】（2015）浙绍刑终字第874、875号俞某侵犯商业秘密案
【10】（2012）沪高民三（知）终字第62号新发药业有限公司诉亿帆鑫富药业股份有限公司等侵害商业秘密纠纷案【11】（2020）最高法知民终1101号北京理正软件股份有限公司诉北京大成华智软件技术有限公司侵害商业秘密纠纷案【12】（2021）浙02民初1093号音王电声股份有限公司诉惠州市辉特电子科技有限公司等侵害商业秘密纠纷案

新媒体合作请联系Sharon内容推广、转载授权、原创投稿、发布招聘...

作者：陈琪霖 杨帆

编辑：Sharon

点击图片查看文章

扫码购买观看（长期有效）

(www.pharmaip.cn)

(www.giips.cn)